【補足：分割出願の効用】日本でのSTAP細胞特許出願が分割出願により継続されていた
特許の実務は難しくて、理解しづらいですが、それでもネットで探っていくと、今回の分割出願の意味がなんとなくわかってくるような気がします。
多数のサイトで解説されていますが、2つのサイトをご紹介しておきます。
分割出願のメリットはいろいろあるようですが、おそらく、下記の解説のアンダーラインを付した点が、今回のSTAP特許出願の狙いなのではないかという気がします。
ポイントは、
① 拒絶理由通知を受けたのでその請求項を削除はするが、諦めたくない場合に分割出願で出願し直す。
② 当初の特許請求の範囲には請求項として設定されていないが、明細書や図面に記載されている発明について、分割出願をする。
今回のSTAP特許出願でも、当初の出願で拒絶理由通知を受けて請求項を削除しましたが、それを復活させて継続して争うということと、Oct4細胞塊を作製する方法は当初の出願の明細書や図面に含まれていたとして新たに請求項を立てて出願するということかな・・・と思いました。
専門家の方に解説をお願いできると助かります。
※ 出願書類をみると、いったん元の出願と同様の「多能性細胞の作製方法」で出すと同時に手続き補正書を出して、「Oct4発現細胞塊の作製方法」に補正して請求項を1～18記載しています。
いずれにしても、STAP特許出願は、日本でも実質的に継続されることになりましたので、米国での審査と並行して、注視されるところです。
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◎ささら知財事務所HPより
分割出願とは？
分割出願というのは、特許出願に複数の発明が含まれている場合に、そのうちの一部の発明を権利化の対象として提出された新たな特許出願です。
分割出願をすると、その出願日は、実際の出願の日ではなく、元の特許出願の日であるとみなされます。これを出願日の遡及といいます。また、分割出願の件数に制限はなく、分割出願をさらに分割する手続（孫分割）をすることも可能です。
「複数の発明が含まれている」と言えるケースは様々です。
一番わかりやすい例は、元の出願の特許請求の範囲に複数の請求項が設定されている場合に、それらのうちの一部の請求項を分割するケースです。
たとえば、各請求項の発明を１つの出願にまとめることが認められなかった場合や、一部の請求項のみに拒絶理由が通知された場合には、認めてもらえそうにない請求項を削除する補正をしますが、削除した請求項の権利化をあきらめたくない場合には、その請求項を分割出願として出願し直す方法がとられます。
当初の特許請求の範囲には請求項として設定されていないが、明細書や図面に記載されている発明について、分割出願をする場合もあります。このような分割出願は戦略的に行われることが多く、元の出願の請求項に設定した発明よりも上位の概念の請求項を設定する場合もあれば、その反対に、明細書に記載された具体例に特化した概念の請求項をたてる場合もあります。
分割出願は大変便利な制度ですが、出願をすることができる時期には制限があります。審査により一度拒絶理由が通知されてしまうと、その後は、明細書等を補正することが認められているときでなければ、分割出願をすることはできません。また、分割出願の書類には、元の特許出願の書類に記載されている範囲の事項を逸脱した内容を記載することはできません。
補正をすることができる時期のほか、拒絶査定の謄本を受領してから３ヶ月の間（拒絶査定不服審判の請求が可能な期間）や特許査定の謄本を受領してから３０日以内にも、分割出願をすることが認められています。しかし、これらの場合には、元の特許出願の当初の書類に記載されている内容であっても、補正により削除してしまった事項については、分割出願に反映させることができません。審査の過程で、補正後の請求項に関係ない内容だからと、明細書や図面を必要以上に削除するような補正は避けた方が良いと思います。
審査により分割出願の記載内容が分割の要件を満たしていないと判断された場合には、その出願は通常の特許出願であると認定され、出願日の遡及効果を得ることはできなくなります。
◎知財アシストHP
分割出願の活用を考える
分割出願とは、１つの出願の書類の中に複数の発明が記載されている場合に、それらの中の一部の発明を抜き出して元の出願とは別の出願にする手続を言います。
技術的特徴に共通の関係があると認められる発明は、発明毎に請求項を設定することによって、１つの出願にまとめて権利化することができ、そうする方が費用の節約にもなる、という利点がありますが、その思惑どおりにはゆかないことも結構多いと思われます。
たいへん大雑把ですが、下図により、発明Ａと発明Ｂという２つの発明を含む出願を想定して分割出願のオーソドックスな事例を説明してみます。ここでは、発明Ａを請求項１、発明Ｂを請求項２として１件にまとめて出願をしたが、請求項１には拒絶理由が通知され、請求項２には拒絶理由がないと判定された、としています。
このような場合、下手をすると、審査が長期化し、その結果、最後まで拒絶理由を解消できずに共倒れになってしまうおそれがあるので、図示例では、拒絶理由が通知されなかった請求項２を残し（手続としては請求項１を削除して請求項２を請求項１に繰り上げる。）、請求項１を別の出願に移行させる、という策をとっています。許可してもらえる発明Ｂについて特許を受け、問題のある発明Ａも分割出願により存続させて「次の一手」を講じる、という戦法です。
元の出願は、拒絶理由が解消したことにより、特許されます。
分割出願の方では、元のままの請求項ではまた同じ拒絶理由を通知されてしまうので、拒絶理由の内容をふまえて請求項の記載を見直します。その見直しによって前回の拒絶理由が解消し、他の拒絶理由が見つからなければ、分割出願でも特許を受けることができます。
分割出願には、分割の元となった出願と同じ時に出願されたものとみなされる（出願日の遡及効）、つまり元の出願の日から分割出願の日までの間に出願された他者出願より先に提出されたものとして取り扱われる、という利点があります。
また、上の事例のように、もともと請求項が設定されていた発明を分割するものに限らず、明細書本文や図面の記載に基づき新規の請求項を設定して分割することもできます。元の出願の請求項とは技術的特徴に共通の関係がないと思われる発明であっても、明細書本文や図面に記載されているのであれば、それを分割して特許取得を目指すことができます。
原出願の書類に確かに記載していると言えるかどうかの判定が難しい場合もありますが、事業活動にとって有用な技術に関しては、戦略的に活用することにチャレンジして良いと思います。うまくすれば、一つの出願から複数の特許権が生まれる可能性が生じます。また元の出願についてちょっと戦略を誤ったときに軌道修正ができる場合もあります。
